Выделим основные положения новой методики.Проверка патентоспособности изобретения осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса. Если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями. Будет не лишним пояснить причины ранее принятой методики оценки новизны изобретения по совокупности любых признаков, а не только "технических". При экспертизе заявок на выдачу авторских свидетельств СССР экспертам было предоставлено право самим составлять совокупность существенных признаков изобретения, скажем прямо, не очень обращая внимание на формулу изобретения, составленную заявителем. Обосновывалось такое право интересами государства в изобретениях с "правильными" формулами изобретений, а эксперту уделялась роль специалиста, осуществлявшего "государственную научно-техническую экспертизу", что было прямо указано в нормативных документах того времени. При переходе на патентную форму охраны изобретений было необходимо перебороть желание экспертов постоянно вмешиваться в активное регулирование испрашиваемого объема прав, начиная с оценки новизны заявленного изобретения. И тогда алгоритмом экспертизы был избран такой порядок, при котором эксперт был практически лишен возможности по своему желанию составлять совокупность признаков для оценки новизны, но никто не снимал с него полномочий проводить последующую оценку изобретательского уровня уже с учетом возможности и обязанности дифференцирования признаков на "технические" <374> и "нетехнические". Будем полагать, что с введением Административного регламента возврата к старому не произойдет, и экспертиза не будет пытаться проводить оценку новизны заявленного изобретения, отсеивая не только явно "нетехнические признаки", но и те "технические", которые экспертиза посчитает несущественными. -------------------------------- <374> Тестом на отнесение признаков к техническим является установление возможности их характеристики физическими, химическими, биологическими и иными параметрами, которые можно измерить и оценить.
Введенная регламентом оценка новизны изобретений соответствуют практике многих европейских странах, когда при проверке новизны и изобретательского уровня не принимаются во внимание так называемые "нетехнические признаки" <375>. -------------------------------- <375> Материалы совместного семинара Роспатента и Федерального патентного суда Германии (Проект в рамках сотрудничества). Семинар 2 (24 - 26 июня 2002 г.). Роспатент - ФИПС. М., 2003. С. 24 - 25.
В п. 24.5.2.(1) Регламента указано, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению. В то же время в п. 24.5.2.(4) этого же Регламента указано, что изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем. Таким образом, оценка новизны в первом случае осуществляется по части признаков с учетом исключения из формулы заявителя признаков, характеризующих "иные решения", а во втором - по всем признакам, изложенным в формуле заявителя. Представляется, что данное противоречие в Регламенте целесообразно устранить и привести обе оценки новизны к единообразию. Обратим внимание на то, что оценка патентоспособности должна осуществляться в отношении изобретения, относящегося к продукту или способу как процессу осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств. Из данного условия следует, что признаки заявленного объекта (продукт или способ) должны представлять собой признаки - характеристики продукта или способа, а не любые иные признаки, представленные как якобы характеризующие продукт или способ. Признаки - характеристики продукта или способа во взаимосвязи с техническим результатом рассматриваются как существенные признаки объекта изобретения. Всевозможные иные признаки, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения (например, изображения товарных знаков на продукте и иная вербальная информация, песнопения при осуществлении способа выплавки стали и иные заклинания и т.п.) как не являющиеся признаками - характеристиками, имманентно <376> присущими продукту (способу) как объектам изобретения, изначально не должны учитываться при оценке патентоспособности продукта или способа независимо от выбранного прототипа и того, являются ли они отличительными или нет. -------------------------------- <376> Имманентное (от лат. immanens) - пребывающее в чем-либо, свойственное чему-либо. Имманентный признак именуется также как собственный признак чего-либо или кого-либо.
Правилами составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве вопрос недопустимости использования в формуле изобретения "нетехнических признаков" решен путем внесения в требования к формуле изобретения следующего правила (п. 2.6.): "Формула изобретения не должна содержать выражений коммерческого, рекламного и т.п. характера";. Очевидно, если все отличительные признаки не являются характеристиками, которые присущи продукту или способу, вывод о непатентоспособности будет сделан независимо от изложенных алгоритмов экспертизы, но если исходить из системного подхода к градации признаков объекта изобретения, не следует акцентировать внимание на возможность отсеивания при оценке новизны и изобретательского уровня только отличительных нетехнических признаков. При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и признаками из формулы изобретения вопрос состоит не в том, являются ли сами отличительные признаки очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом, т.е. является ли очевидным новая совокупность существенных признаков, определяющая данное изобретение. Под единой совокупностью существенных признаков должна пониматься такая их комбинация, которая обеспечивает функциональную взаимосвязь между всеми признаками, в результате которой проявляется в явном или неявном виде причинно-следственная связь между признаками и техническим результатом.
|
